Co nowego w unijnym prawie znaków towarowych?

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia nr 2015/2424[1] zmieniającego Rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: „Rozporządzenie”), nazwy „wspólnotowy znak towarowy” i „Europejski Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego” zostały zastąpione odpowiednio przez: „unijny znak towarowy” i „Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej” (ang. European Union Intellectual Property Office, dalej: EUIPO). O ile zmiana nazwy urzędu jest dla przedsiębiorcy kwestią mającą drugorzędne znaczenie, o tyle w przypadku znaku towarowego przekształcenie nazwy pociągnęło za sobą sporo istotnych zmian. Powinny one zainteresować nie tylko planujących ubiegać się o rejestrację znaku towarowego w systemie europejskim, ale i tych, którzy obecnie korzystają z praw ochronnych do znaków towarowych.

Sytuacja właścicieli praw ochronnych

Nowe rozporządzenie wprowadza trzy zmiany mające wpływ na zakres uprawnień właścicieli praw ochronnych do unijnego znaku towarowego (dawniej: wspólnotowego znaku towarowego).

Pierwsza z nich przejawia się w nowym brzmieniu art. 28 znowelizowanego Rozporządzenia. Przepis ten sankcjonuje to, co już przed niespełna czterema laty orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 19 czerwca 2012 r. w sprawie IP Translator, sygn. akt C‑307/10. Wprowadzona została zasada, według której użycie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wyliczenia towarów objętych rejestracją znaku towarowego (czyli towarów, co do których uprawniony będzie miał wyłączność korzystania ze znaku), należy interpretować według dosłownego znaczenia tych nagłówków.

Jeżeli zatem zgłaszający miał intencję zastrzec znak towarowy dla wszystkich towarów ujętych w klasie 15 klasyfikacji nicejskiej i w tym celu użył do opisu towarów nagłówka tej klasy: „instrumenty muzyczne”, to obecnie niemożliwa jest interpretacja, zgodnie z którą ochrona tego znaku rozciągałaby się np. na kapodastery czy paski do gitar.

Klasyfikacja nicejska jest międzynarodową klasyfikacją towarów i usług. Za jej pomocą przedsiębiorcy na całym świecie, posługując się numerami klas i nazwami towarów wymienionymi w tych klasach, w sposób zrozumiały dla wszystkich i ujednolicony określają zakres ochrony ich znaku towarowego. Klasyfikacja nicejska oraz narzędzia do porównywania klas towarów i usług pozwalające ocenić ich podobieństwo do siebie są dostępne na stronie internetowej EUIPO (http://euipo.europa.eu/ec2/). Dostęp do klasyfikacji jest też możliwy za pośrednictwem strony polskiego Urzędu Patentowego (http://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20nicejska.aspx).

Ustawodawca unijny wychodzi jednak naprzeciw wszystkim tym uprawnionym, którzy zgodnie ze starą praktyką zgłosili do rejestracji swój znak towarowy dla towarów-nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej przed opublikowaniem wyroku w sprawie IP Translator, tzn. przed 22 czerwca 2012 r. Takim podmiotom EUIPO wyznaczył termin do 24 września 2016 r. na złożenie oświadczenia, w którym doprecyzują (rozwiną) zakres towarów, wobec których zależało im na ochronie znaku. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej EUIPO w pięciu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Przedsiębiorcy mający prawa ochronne do znaków towarowych powinni upewnić się, czy omawiany kazus nie dotyczy właśnie ich znaku. W tym celu należy sprawdzić datę zgłoszenia swojego znaku do rejestracji oraz sposób, w jaki została sformułowana lista towarów zgłoszonych do rejestracji. Warto podkreślić, że znaki podmiotów, którym przepadnie termin na złożenie oświadczenia, będą chronione tylko w zakresie towarów dosłownie wymienionych w nagłówkach klasy w zgłoszeniu.

Drugim novum jest zmiana treści art. 12 Rozporządzenia. Przepis ten przed nowelizacją ograniczał prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego w ten sposób, że nie mógł on zakazać używania w obrocie nazwiska (odpowiednio w przypadku przedsiębiorców – firmy, nazwy handlowej) lub adresu osoby trzeciej, jeżeli używanie ich jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Od 23 marca 2016 r. Rozporządzenie zlikwidowało to ograniczenie w stosunku do przedsiębiorców. Konsekwencje tego są daleko idące. Uprawniony (właściciel) może obecnie uniemożliwić osobie prawnej używanie jej nazwy handlowej identycznej lub podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego, i to niezależnie od tego, czy podmiot korzystający z nazwy handlowej używał jej zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, czy też nie. Wyjątkiem są sytuacje, w których podmiot ten zaczął korzystać z nazwy handlowej przed zgłoszeniem znaku towarowego swojego oponenta do rejestracji.

Jeżeli zatem przedsiębiorca A rozpoczął używanie nazwy XYZ jako szyldu dla sieci swoich sklepów obuwniczych w październiku 2014 r., taki szyld należy potraktować jako nazwę handlową przedsiębiorcy A. W październiku 2015 r. przedsiębiorca B prowadzący działalność gospodarczą na tym samym terytorium zgłosił nazwę XYZ jako znak towarowy w klasie: obuwie. W kwietniu 2016 r. przedsiębiorca B uzyskał prawo ochronne na unijny znak towarowy. Nie może jednak, mimo zmiany przepisów, zakazać używania nazwy XYZ swojemu konkurentowi – przedsiębiorcy A, ponieważ ten przedsiębiorca przed zgłoszeniem znaku XYZ przez przedsiębiorcę B do rejestracji używał tego znaku jako swojej nazwy handlowej.

To, co jeszcze może zainteresować uprawnionych, to wprowadzenie do Rozporządzenia roszczenia o charakterze zapobiegawczym. Zgodnie z nowym art. 9a, właściciel prawa ochronnego do znaku towarowego, jeżeli zachodzi chociażby tylko ryzyko naruszenia praw do znaku towarowego – poprzez umieszczanie na towarach identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy został zarejestrowany, ich etykietach, metkach lub opakowaniach oznaczeń identycznych lub podobnych do chronionego znaku towarowego – może żądać od podmiotu potencjalnie naruszającego prawa do tego znaku zaprzestania umieszczania wątpliwego oznaczenia na towarach, opakowaniach czy etykietach i zakazać czynności przygotowawczych do wprowadzenia tychże na rynek. Czynności przygotowawcze są przez Rozporządzenie definiowane jako m.in. magazynowanie i transport opakowań, etykiet, metek, a także oferowanie i wprowadzanie ich do obrotu. Wprowadzenie tego rodzaju roszczenia do Rozporządzenia znacznie wzmacnia pozycję uprawnionego. Pojawia się jednak wątpliwość, kto i w jaki sposób miałby ocenić, czy ryzyko naruszenia faktycznie istnieje i uzasadnia zakazanie działalności innemu przedsiębiorcy już na tak wczesnym etapie działalności, jakim jest przygotowanie do wprowadzania do obrotu.

Nowości w procedurze zgłoszeniowej

Najistotniejszą informacją dla wszystkich zainteresowanych zarejestrowaniem znaku towarowego jest to, że od 23 marca 2016 r. nie ma możliwości składania zgłoszeń znaków towarowych w tradycyjnej formie za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego. Należy je kierować albo bezpośrednio na adres EUIPO, albo skorzystać z formy dokonania elektronicznego zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej EUIPO. Urząd na swoich stronach internetowych zapewnia, że skorzystanie z elektronicznej procedury zgłoszeniowej, tzw. FAST TRACK, znacznie przyspieszy rozpatrzenie wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego. Publikacja takiego zgłoszenia ma nastąpić w czasie co najmniej o połowę krótszym niż publikacja zgłoszenia nadesłanego w tradycyjnej formie, czyli nawet po 4 tygodniach.

Nowe stawki

Nastąpiła także zmiana stawek opłat za zgłoszenie znaku. Zgłoszenie znaku towarowego dla więcej niż dwóch klas towarów będzie droższe niż dotychczas. Dawna stawka podstawowa 1050 euro za zgłoszenie towaru dla trzech klas zmieniła się w stawkę 1000 euro za zgłoszenie znaku towarowego dla pierwszej wybranej klasy towarów. Za drugą klasę zgłaszający musi dopłacić 50 euro, za trzecią i następne – po 150 euro. Unia Europejska zachęca przedsiębiorców do korzystania z formy elektronicznej zgłaszania oznaczeń również odnośnie do wysokości opłat. Zgłoszenie elektroniczne to obecnie koszt 800 euro dla jednej klasy towarów – plus dodatkowo dopłaty do kolejnych klas jak w tradycyjnej formie zgłoszenia. Znacząco, bo aż o 500 euro, został obniżony koszt przedłużenia ochrony znaku. Cena podstawowa za kolejny okres ochrony dla znaku chronionego w jednej klasie towarów to już nie 1500 euro, a 1000 euro (850 euro przy korzystaniu z przedłużenia drogą elektroniczną).

Prawdziwa rewolucja dopiero przed nami

Ostatnią i najbardziej doniosłą zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem, która zacznie obowiązywać dopiero od 1 października 2017 r., będzie nowa, uchwalona już treść art. 4 Rozporządzenia – nowa definicja unijnego znaku towarowego.

Zgodnie z obecną definicją, unijnym znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej. Znajduje to odzwierciedlenie w procedurze zgłoszeniowej ‒ przedsiębiorca ubiegający się o zarejestrowanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego musi w zgłoszeniu zobrazować ten znak. Art. 4 Rozporządzenia praktycznie uniemożliwia zgłoszenie jako znak towarowy zapachu lub dźwięku, chociaż w obrocie gospodarczym wielu przedsiębiorców już posługuje się takimi formami oznaczania towarów swoją marką. Przykładem są sklepy odzieżowe i galanteryjne, w których stale unosi się specyficzny dla danej marki zapach. Unia Europejska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym – za półtora roku definicja unijnego znaku towarowego będzie brzmiała następująco:

Unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów (włącznie z nazwiskami) lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają:

1) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz

2) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej „rejestrem”) w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

W chwili obecnej trudno ocenić, jakie sposoby przedstawienia zapachu lub dźwięku – bądź też innych nowych form znaków towarowych, które się pojawią – będą akceptowane przez EUIPO. Już obecnie dużą trudnością wydaje się być przedstawienie zapachu w utrwalonej, odtwarzalnej, nieulegającej zmianom postaci. Kolejnych problemów przysporzy zapewne EUIPO rozpatrywanie sporów między przedsiębiorcami w ramach zarzutu identyczności lub podobieństwa oznaczeń. Nie wiadomo, jakie kryteria mogłyby decydować o podobieństwie lub identyczności tego typu znaków towarowych. Jak się wydaje, powonienie i słuch są zmysłami, które oceniają rzeczywistość subiektywnie. Na tę chwilę eksperci EUIPO zapytani o techniczne rozwiązania konieczne do wprowadzenia w życie nowej definicji unijnego znaku towarowego, nie znali jeszcze odpowiedzi.

Dostosowywanie prawa znaków towarowych do nowoczesnych trendów rynkowych będzie z pewnością interesującym polem do obserwacji. Zapoczątkowane przez Rozporządzenie nr 2015/2424 zmiany w europejskim prawie znaków towarowych będą postępowały. Równolegle z wprowadzaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia, Unia Europejska przeprowadza harmonizację prawa znaków towarowych w państwach członkowskich. Pierwsze jej rezultaty to nowelizacja polskiej ustawy prawo własności przemysłowej, która obowiązuje od połowy kwietnia bieżącego roku. Kolejne zmiany prawa krajowego wynikające z implementacji Dyrektywy nr 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych będą wprowadzane przez państwa członkowskie na przestrzeni 6 lat.

Katarzyna Lejman

aplikantka adwokacka

prawnik w zespole prawa własności intelektualnej i e-commerce

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info (165)2016.