8 lipca 2021

Imię i nazwisko jako znak towarowy. Przesłanki oraz ograniczenia ochrony w charakterze znaku towarowego

Udostępnij

W obecnych czasach imię i nazwisko to nie tylko dane identyfikujące konkretną osobę fizyczną. Najnowsze trendy pokazują, że nierzadko stanowią one markę osobistą wykorzystywaną przez wiele osób w biznesie. Na przestrzeni lat można zaobserwować coraz więcej rejestracji znaków towarowych stanowiących imię i nazwisko, samo nazwisko lub pseudonim. Zdarzają się też rejestracje imienia i nazwiska przez osoby znane lub nazwy postaci fikcyjnych. Taką tendencję można zaobserwować na całym świecie, nie tylko w Polsce i w Unii Europejskiej.

Uzyskanie ochrony imienia i nazwiska jako znaku towarowego pozwala na uzyskanie prawa wyłącznego, jednak trzeba liczyć się z jego pewnymi ograniczeniami. W artykule poruszane są zagadnienia związane z ochroną imienia i nazwiska jako znaku towarowego w świetle polskich i unijnych przepisów prawa. Ochrona ta może przysługiwać niezależnie od ochrony wynikającej z przepisów o prawie autorskim oraz w zakresie dóbr osobistych.

Kiedy imię i nazwisko lub pseudonim mogą być znakiem towarowym?

W świetle przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[1] znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (art. 120 ust. 1). Znakami towarowymi mogą być między innymi wyraz, włącznie z nazwiskiem, grafika, dźwięk, czy kształty. Katalog przykładowych oznaczeń mogących stanowić znak towarowy nie jest zamknięty, nie jest więc wykluczone, że w charakterze znaku towarowego ochronę uzyska imię i nazwisko lub pseudonim. Możliwość ochrony nazwiska jako znaku towarowego została potwierdzona także w orzecznictwie sądów administracyjnych[2].

Istotne jest zatem, aby taki znak towarowy posiadał zdolność odróżniającą oraz był możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Analogiczne rozwiązania znajdujemy w przepisach unijnych – art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[3]. Imię i nazwisko lub pseudonim, jeśli mają uzyskać ochronę w charakterze znaku towarowego to muszą spełniać wszystkie przesłanki ochrony oznaczeń odróżniających jako znaków towarowych w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów. Również zastosowanie znajdą tutaj bezwzględne i względne przeszkody rejestracji, które, jeśli wystąpią w sprawie danego zgłoszenia, spowodują odmowę udzielenia prawa ochronnego. Może się także okazać, że w przyszłości znak towarowy zostanie unieważniony. Zasady ochrony takich oznaczeń są takie same jak innych zgłoszonych do właściwego urzędu ds. własności przemysłowej – ani przepisy polskiej ustawy, ani unijnego rozporządzenia nie przewidują odmiennych rozwiązań w tym zakresie.

Bezwzględne i względne przeszkody rejestracji

Dla zgłoszenia znaku towarowego znaczenie mają bezwzględne i względne przeszkody rejestracji, mające zastosowanie także w przypadku imienia i nazwiska lub pseudonimu. Z bezwzględną przeszkodą będziemy mieć do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy imię, nazwisko lub pseudonim nie nadają się do oznaczania towarów lub usług, dla których zostały zgłoszone.  Mogą mieć zastosowanie także inne bezwzględne przeszkody rejestracji – m.in. gdy, zgłoszone oznaczenia składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, zostały zgłoszone w złej wierze lub są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej). Te przeszkody brane są pod uwagę z urzędu przez urząd rozpatrujący zgłoszenie.

Inaczej jest z względnymi przeszkodami rejestracji, które podnoszone są w sprzeciwie do zgłoszenia znaku towarowego na odpowiednim etapie postępowania przed właściwym urzędem ds. własności przemysłowej. W przypadku imienia i nazwiska lub pseudonimu w sprzeciwie wskazywane może być zaistnienie przede wszystkim względnej przeszkody rejestracji, gdy zgłoszone oznaczenie odróżniające narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich[4]. Z ryzykiem zgłoszenia sprzeciwu przez osobę do tego uprawnioną można liczyć się również m.in. wtedy, gdy następuje kolizja z wcześniej zarejestrowanym lub zgłoszonym znakiem towarowym (art. 1321 ustawy Prawo własności przemysłowej).

Przykłady chronionych imion i nazwisk oraz pseudonimów

Ochrona imienia i nazwiska lub pseudonimu już od dawna praktykowana jest przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Takie oznaczenia chronione są najczęściej jako znaki słowne, słowno-graficzne lub graficzne. Nie jest wykluczone, że imię i nazwisko lub pseudonim mogą zostać umieszczone także w niekonwencjonalnym znaku towarowym, np. przestrzennym lub ruchomym znaku towarowym. Inwencja twórcza nie jest limitowana, więc możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości uzyskiwania ochrony również na niektóre niekonwencjonalne znaki towarowe zawierające imię, nazwisko lub pseudonim.

Przeglądając ogólnodostępne polskie i unijne bazy danych znaków towarowych można znaleźć wiele przykładów imion i nazwisk lub pseudonimów chronionych w charakterze znaku towarowego.

Zgodnie z obecnymi trendami celebryci, w tym piosenkarze lub sportowcy, a także ich rodziny rejestrują imiona lub imiona i nazwiska swoich dzieci. Na przykład w 2017 r. w EUIPO został zarejestrowany słowny znak towarowy „Brooklyn Beckham”, czyli jednego z dzieci Victorii Beckham[5]. Inny tego typu przypadek to słowny znak towarowy „Marek Grechuta” zgłoszony przez Danutę Grechutę[6]. Kombinacja nazwisk także może uzyskać ochronę jako znak towarowy – tutaj przykładem może być słowno-graficzny znak towarowy „paprocki&brzozowski”[7] używany w branży modowej.

Dobrym przykładem pseudonimu chronionego jako znak towarowy jest słowne oznaczenie „Violetta Villas”, zmarłej w 2011 r. znanej polskiej piosenkarki, zgłoszone do UPRP przez Krzysztofa Gospodarek[8], czy „Stachursky”[9].

Samo imię również może podlegać ochronie – np. „Agata” dla mebli jako słowny znak towarowy[10], czy „Barbara” dla wyrobów czekoladowych i czekoladopodobnych oraz cukierniczych jako słowno-graficzny znak towarowy[11] lub „karolina” dla m.in. herbat, kaw, napojów bezalkoholowych i owocowych jako słowny znak towarowy[12]. Ochronie podlegają nawet powszechnie występujące nazwiska jak „Nowak” jako słowny znak towarowy[13] lub jako słowno-graficzny „Nowak N” – z dodatkiem litery N[14].

Imię i nazwisko lub pseudonim jako znak towarowy a dobra osobiste

Z przepisów Kodeksu cywilnego[15] wynika, że nazwisko lub pseudonim, stanowią dobra osobiste człowieka, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Zgłaszając do właściwego urzędu ds. własności przemysłowej znak towarowy składający się z nazwiska, trzeba brać pod uwagę to, czy nie spowoduje się takim działaniem naruszenia dobra osobistego innej osoby w postaci nazwiska. Dokonując rejestracji cudzego nazwiska lub pseudonimu można spodziewać się reakcji prawnej osoby, której to nazwisko lub pseudonim dotyczą, każdy stan faktyczny wymagać będzie odrębnej analizy. Podobnie będzie w sytuacji, gdy nazwisko osoby zostanie wykorzystane bez jej zgody. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to nazwisko osoby znanej, czy osoby, która nie jest znana na przykład z uwagi na swoją działalność artystyczną, zawodową, czy sportową. Nazwisko każdego człowieka podlega ochronie jako dobro osobiste. Co do zasady nie powinno być problemu z rejestracją własnego imienia i nazwiska, ponieważ należą do zgłaszającego i stanowią jego dobra osobiste, wszystko jednak będzie zależało od danych okoliczności sprawy.

Widok na salę, w której na krzesłach siedzą ludzie, w oddali widać podwyższoną scenę i osobę trzymającą w ręku mikrofon

Prezes UPRP w Wytycznych opublikowanych na stronie internetowej UPRP wyjaśnia, że do naruszenia prawa osobistego do nazwiska dojdzie w sytuacji, gdy oznaczenie stanowiące nazwisko może wywołać skojarzenie konkretnej osoby ze zgłoszonym do ochrony znakiem towarowym, tym bardziej jeśli znak ten zawiera również imię tej osoby[16]. Jak przyjmuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego „Prawa osób trzecich mogą być naruszone zarówno stosowaniem znaku towarowego zarejestrowanego, jak i nie zarejestrowanego. W razie kolizji między formalnym prawem z rejestracji znaku towarowego, w którym nazwisko zostało użyte jako motyw, a prawem podmiotowym do nazwiska, osoba, której dobro osobiste (prawo do nazwiska) zostało naruszone, może żądać zaprzestania działań naruszających jej prawa bądź uniemożliwienia rejestracji przed Urzędem Patentowym (art. 20 i 29 ustawy), co nie wyłącza roszczenia o ochronę dóbr z art. 23 i 24 KC.”[17].

Trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne (art. 24 Kodeksu cywilnego). Jeśli doszło już do naruszenia dobra osobistego, można żądać dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, to poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

Czy imiona i nazwiska osób znanych również korzystają z ochrony?

Wspomniana tendencja do rejestrowania imion i nazwisk lub pseudonimów przez osoby znane nie jest przypadkowa. Są to najczęściej efekty dobrze przemyślanych strategii ochrony własności intelektualnej oraz inwestowania we własne nazwisko rodziny lub pseudonim. Uzyskanie jednak ochrony cudzego imienia i nazwiska, tym bardziej osoby znanej, może okazać się nieopłacalne.

Ciekawym przykładem sporu na styku rejestracji znaku towarowego zawierającego imię oraz znaku zawierającego imię i nazwisko stanowi spór związany z naruszeniem praw do znaku towarowego „Coco Chanel” przez właścicielkę salonu piękności, która używała w nazwie tego salonu słowa „Chanel” stanowiącego jednocześnie jej imię (Chanel Jones). Ostatecznie sąd zakazał używania słowa „Chanel” w nazwie salonu, pomimo argumentacji właścicielki, że jest to jej imię[18].

W praktyce orzeczniczej sądów unijnych mogą odnaleźć orzeczenia, które nawiązują do przepisów włoskich (włoski kodeks własności przemysłowej) przewidujących, że nazwiska osób używane w sferach m.in. artystycznej, literackiej, czy sportowej, pod warunkiem, że są powszechnie znane, mogą być rejestrowane jako znaki towarowe wyłącznie przez właściciela lub za jego zgodą[19]. Trybunał w jednej ze spraw rozpoznawanych w 2011 r. mając na uwadze przepisy włoskie przyjął, że „właściciel nazwiska powszechnie znanego ma prawo przeciwstawić się używaniu tego nazwiska jako znaku towarowego, wówczas gdy utrzymuje on, iż nie wyraził swojej zgody na rejestrację rzeczonego znaku towarowego.[20]. Podobnie Sąd orzekł w wyroku z 29 czerwca 2017 r. „należy odmówić rejestracji oznaczenia jako włoskiego znaku towarowego, jeśli nazwa, o której rejestrację wniesiono, jest nazwiskiem osoby powszechnie znanej we Włoszech i jeśli właściciel wspomnianego nazwiska nie wyraził zgody na rejestrację wspomnianej nazwy.[21].

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie przewiduje wprost analogicznych rozwiązań jak we wspomnianych przepisach włoskich, jednak zasada ta powinna stanowić także punkt odniesienia dla zgłoszeń polskich znaków towarowych zawierających imię i nazwisko innej osoby, w tym znanej, ponieważ stanowić to może naruszenie jej dóbr osobistych oraz prowadzić do wprowadzania w błąd odbiorców towarów lub usług.

Czy imię i nazwisko postaci fikcyjnej może podlegać ochronie jako znak towarowy?

Mówiąc o postaci fikcyjnej najczęściej mamy na myśli jej ochronę na gruncie prawa autorskiego, która nie wymaga odpowiedniego zgłoszenia i wpisania do odpowiedniego rejestru[22]. Postać fikcyjna, jej imię i nazwisko, może podlegać ochronie również jako znak towarowy, o ile spełnione zostaną przesłanki do rejestracji w charakterze znaku towarowego oraz nie będą zachodzić przeszkody rejestracji. W przeciwieństwie do ochrony prawnoautorskiej, która trwa co do zasady do 70 lat od śmierci twórcy, ochrona prawnoznakowa może trwać w nieskończoność, o ile uprawniony do znaku towarowego będzie co 10 lat przedłużał ochronę swojego znaku na kolejne okresy dziesięcioletnie. Jest to zatem odpowiednie narzędzie dla podmiotów, które chcą zapobiec wykorzystywaniu ich twórczości przez inne osoby przez dłuższy czas oraz zainwestować w marketing postaci fikcyjnej.

Przykładami zarejestrowanych postaci fikcyjnych są: szereg znaków „Hello Kitty” (w bazie EUIPO odnaleźć można aż 12 graficznych znaków towarowych z wizerunkiem lub nazwą Hello Kitty)[23], znany wszystkim Batman[24], czy wiele znaków towarowych stanowiących słynne postacie fikcyjne zarejestrowane przez Disney’a – m.in. Ariel[25], Winnie the Pooh[26], czy Mickey Mouse[27].

Czy przyznanie ochrony dla imienia i nazwiska lub pseudonimu jako znaku towarowego napotyka na pewne ograniczenia?

To pytanie zadają sobie zapewne wszystkie osoby, które w niedalekiej przyszłości zamierzają dokonać rejestracji nazwiska w charakterze znaku towarowego. Takie wątpliwości są jak najbardziej zasadne w sytuacji, gdy weźmie się pod uwagę, że uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego oznacza nabycie prawa wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (analogicznie w przypadku znaku towarowego chronionego na terytorium Unii Europejskiej).

Inwestowanie we własne nazwisko, tworzenie marki osobistej, czy rodzinnej, wymaga rozważenia wszystkich okoliczności i ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Warto zatem wiedzieć, że ochrona nazwiska jako znaku towarowego nie zawsze daje możliwość skorzystania przez uprawnionego do znaku towarowego z prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby tego oznaczenia.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej nie można zabronić używania w obrocie przez inne osoby ich nazwisk w przypadku, gdy osoby te są osobami fizycznymi. Inaczej rzecz ujmując – nie można co do zasady odmówić innej osobie używania jej nazwiska na podstawie posiadanego prawa ochronnego na znak towarowy. Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało w art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 2017/1001. Nie można wykluczyć także sytuacji, że zgłoszony do ochrony znak towarowy stanowiący pseudonim, czy postać fikcyjną mogą stanowić jednocześnie czyjeś nazwisko. Takiej osobie również co do zasady nie można wtedy zakazać używania jej własnego nazwiska w obrocie. Trzeba jednak mieć tutaj na uwadze także reguły uczciwej konkurencji.

Podsumowanie

Imię i nazwisko lub pseudonim stanowią dobra osobiste, mogą też uzyskać ochronę prawnoznakową. Przesłanki uzyskania takiej ochrony nie różnią się od reguł określonych w polskich i unijnych przepisach dla pozostałych znaków towarowych. Podążając za najnowszymi trendami, trzeba pamiętać, aby nie naruszyć praw innych osób. Warto zweryfikować, czy zgłaszany znak towarowy, nie widnieje już w bazach danych UPRP, EUIPO lub TM View, ogólnodostępnych dla wszystkich. Również weryfikacja rynku może dać wiele odpowiedzi. Uzyskanie rejestracji cudzego imienia i nazwiska bez jego zgody może prowadzić do sporych komplikacji prawnych, których lepiej unikać prowadząc swoją działalność.

Marta Lampart

radca prawny, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym prawie
znaków towarowych, prawie dotyczącym przedsiębiorców, prowadzi kancelarię radcy prawnego w Krakowie, autorka bloga prawniczego Legalny znak towarowy (https://www.legalnyznaktowarowy.pl/).

Przeczytaj więcej takich artykułów w strefie wiedzy PARP

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info 4/2021


[1] Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm., dalej jako ustawa Prawo własności przemysłowej.

[2] Wyrok NSA z dnia 20 września 2006 r., II GSK 115/06, Legalis 83397.

[3] Dz.Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1-99, dalej jako rozporządzenie nr 2017/1001.

[4] Zob. też M. Witkowska, A. Michalak, Dział I. Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 419.

[5] EUTM 016191835 (EUIPO).

[6] UPRP: R.221031.

[7] UPRP: R.245409.

[8] UPRP: R.274541.

[9] UPRP: R.167484.

[10] UPRP: R.111387.

[11] UPRP: R.093307.

[12] UPRP: R.163205.

[13] UPRP: R.181954 dla towarów wskazanych w klasie 29, m.in. mięsa, przetworów mięsnych, wędlin.

[14] UPRP: R.190715 dla towarów wskazanych w klasie 2, 37 i 40.

[15] Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), dalej jako: Kodeks cywilny.

[16] Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, Wytyczne w zakresie znaków towarowych, Naruszenie praw osobistych lub majątkowych, Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/naruszenie-praw-osobistych-lub-majatkowych/prawo-do-imienia-nazwiska-pseudonimu, [dostęp: 21.05.2021 r.].

[17] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 1988 r., IV CR 60/88 (Legalis 26198). Zasady ochrony ujęte w tym orzeczeniu pozostają nadal aktualne pomimo tego, że zapadło ono jeszcze na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o znakach towarowych z 1985 r. Zob. też Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, Wytyczne w zakresie znaków towarowych, Naruszenie praw osobistych lub majątkowych, Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/naruszenie-praw-osobistych-lub-majatkowych/prawo-do-imienia-nazwiska-pseudonimu, [dostęp: 21.05.2021 r.].

[18] Zob. Chanel Won its Lawsuit Against Salon Owner Named Chanel, by TFL, THE FASHION LAW, 22.12.2014 r., https://www.thefashionlaw.com/chanel-won-its-lawsuit-against-salon-owner-named-chanel/, [dostęp: 21.05.2021 r.].

[19] Wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie Edwin Co. Ltd p-ko EUIPO i Elio Fiorucci, C-263/09 P, ECLI:EU:C:2011:452, pkt 10.

[20] Ibidem, pkt 55.

[21] Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Arrigo Cipriani p-ko EUIPO, T-343/14, ECLI:EU:T:2017:458, pkt 88.

[22] Zob. więcej na temat ochrony postaci fikcyjnej na gruncie prawa autorskiego: J. Jezierski, Prawo a komercyjne wykorzystanie znanych postaci fikcyjnych. Co jest dozwolone?, 18.09.2020 r., https://www.parp.gov.pl/component/content/article/64027:prawo-a-komercyjne-wykorzystanie-znanych-postaci-fikcyjnych-co-jest-dozwolone, [dostęp: 21.05.2021 r.].

[23] e-search Plus, The EUIPO’s database, https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/hello%20kitty, [dostęp: 21.05.2021 r.]. Więcej na temat historii i sporów co do praw do znaków towarowych „Hello Kitty” zob.: K. Grzybczyk, Ikony popkultury a prawa własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa, Warszawa 2018, s. 373-376.

[24] EUTM: 000038125.

[25] EUTM: 000421529.

[26] EUTM: 000983122.

[27] EUTM: 002827426.